EU-Marke eingetragen, Klage verloren? Warum eine Nichtigkeits-Widerklage Ihre Markenstrategie stoppen kann
Sie lassen eine EU-Marke eintragen, mahnen einen Wettbewerber ab und erwarten eine klare Unterlassung. Stattdessen steht plötzlich nicht mehr der Gegner unter Druck, sondern Ihre eigene Marke. Genau an diesem Punkt wird aus einem Kennzeichenstreit ein prozessuales Risiko mit erheblicher wirtschaftlicher Sprengkraft.
Der Streit um den Namen „Baucherlwärmer“ zeigt das sehr deutlich. Ein Hersteller hatte sich diese Bezeichnung als EU-Marke gesichert und vertrieb darunter einen Kräuteransatz. Eine andere Anbieterin verkaufte aber schon seit Jahren eine sehr ähnliche Kräutermischung unter demselben Namen. Aus ihrer Sicht war das Zeichen im Markt längst besetzt. Als der Markeninhaber klagte, ging es daher nicht nur um Unterlassung, Beseitigung und Urteilsveröffentlichung. Es ging um die viel heiklere Frage: Darf jemand ein Zeichen monopolisieren, obwohl er weiß, dass andere es bereits seit Jahren verwenden?
Der eigentliche Kampf lief nicht um die Marke – sondern um den richtigen prozessualen Hebel
Die beklagte Anbieterin verteidigte sich nicht bloß mit dem Hinweis, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt. Sie ging einen Schritt weiter und erhob Widerklage auf Nichtigerklärung der EU-Marke. Das ist im EU-Markenrecht keine bloße Formalität, sondern oft der entscheidende Knopf im Verfahren.
Warum? Weil Gerichte bei einer eingetragenen EU-Marke grundsätzlich von deren Gültigkeit ausgehen müssen. Wer diese Gültigkeit angreifen will, braucht mehr als nur einen Einwand im Schriftsatz. Er muss die Marke gezielt mit einer Nichtigkeits-Widerklage attackieren. Erst damit steht die Marke selbst zur Disposition.
Genau hier wurde der Fall prozessual brisant: Die Vorinstanzen wiesen die Markenverletzungsklage bereits wegen behaupteter bösgläubiger Anmeldung ab, obwohl über die Widerklage auf Nichtigerklärung noch gar nicht entschieden war. Der OGH stoppte diesen Weg und legte die Frage dem EuGH vor.
Was der OGH dem EuGH jetzt vorlegt
Der Oberste Gerichtshof will geklärt haben, ob eine Verletzungsklage aus einer EU-Marke schon dann abgewiesen werden darf, wenn der Beklagte bloß einwendet, die Marke sei bösgläubig angemeldet worden, und zwar in einem Stadium, in dem über die erhobene Nichtigkeits-Widerklage noch kein Urteil vorliegt.
Die Entscheidung dazu findet sich im Vorlagebeschluss des OGH vom 25. Februar 2025 zur Frage der Wirkung einer Nichtigkeits-Widerklage bei EU-Markenstreitigkeiten. Der OGH hat das Verfahren ausgesetzt und den EuGH um Auslegung der Unionsmarkenverordnung ersucht. Maßgeblich ist dabei vor allem Art 99 Abs 1 UMV.
Art 99 Abs 1 UMV bedeutet vereinfacht: Das Gericht muss von der Gültigkeit der EU-Marke ausgehen, außer der Beklagte greift sie mit einer Widerklage auf Nichtigkeit oder Verfall an. Der Hintergrund ist praktisch: Es soll nicht einerseits zwischen den Parteien gesagt werden „die Marke zählt nicht“ und andererseits die Marke im Register mit Wirkung gegenüber allen Dritten voll bestehen bleiben.
Drei Wege standen im Raum – und nur einer überzeugt den OGH
Der OGH skizziert drei mögliche Lösungen.
- Variante 1: Schon die Erhebung der Widerklage reicht aus, damit die Verletzungsklage scheitert.
- Variante 2: Die Verletzungsklage darf nur dann abgewiesen werden, wenn das Gericht gleichzeitig auch der Widerklage stattgibt und die Marke für nichtig erklärt.
- Variante 3: Man muss sogar die Rechtskraft der Entscheidung über die Widerklage abwarten, bevor die Verletzungsklage scheitern kann.
Variante 1 hält der OGH für problematisch. Denn dann würde schon das bloße Erheben einer Widerklage genügen, um die Durchsetzung einer eingetragenen EU-Marke zu Fall zu bringen. Das würde den Registerstand massiv entwerten und den Sinn der unionsweiten Markenordnung unterlaufen.
Variante 3 erscheint dem OGH ebenfalls unpraktisch. Würde man erst die Rechtskraft abwarten, könnten Verletzungsverfahren über lange Zeit blockiert werden. Gerade in Märkten mit Saisonprodukten, kurzen Vertriebszyklen oder laufenden Händlerkonflikten wäre das wirtschaftlich kaum tragbar.
Der OGH tendiert daher zu Variante 2: Die Verletzungsklage soll nur dann abgewiesen werden dürfen, wenn das Gericht zugleich die Marke aufgrund der Widerklage für nichtig erklärt. Nicht erst nach Rechtskraft, aber eben auch nicht schon bloß wegen eines erhobenen Einwands.
Warum das für Vertrieb, Handel und Franchise heikler ist als viele denken
Markenstreitigkeiten entstehen selten im luftleeren Raum. Häufig geht es um frühere Händler, Vertriebspartner, Franchisenehmer oder regionale Marktteilnehmer, die ein Zeichen schon lange „leben“, bevor jemand es zentral anmeldet. Dann wird aus einer Markenanmeldung rasch der Vorwurf, ein bestehendes Geschäftsmodell nachträglich abzuschneiden.
Wenn Sie als Hersteller oder Franchisegeber mit einer EU-Marke gegen ehemalige Vertriebspartner vorgehen wollen, müssen Sie daher nicht nur Verwechslungsgefahr und Registerlage im Blick haben. Sie müssen auch sauber darlegen können, warum die Anmeldung gutgläubig war. Wer wusste was? Seit wann war das Zeichen im Markt? Wer hat es geprägt, beworben und wirtschaftlich aufgebaut?
Wenn Sie auf der Gegenseite stehen, liegt der Fokus anders. Dann reicht es in EU-Markenfällen oft nicht, bloß zu behaupten, die Anmeldung sei unfair oder „gestohlen“ gewesen. Ohne Nichtigkeits-Widerklage bleibt dieser Angriff häufig stumpf. Genau deshalb ist die Widerklage der zentrale Verteidigungshebel.
Diese Vertragsklauseln gehören jetzt auf den Prüfstand
Besonders anfällig sind Vertriebs-, Händler- und Franchiseverträge mit unklaren IP-Regeln. Wenn nicht eindeutig geregelt ist, wem Kennzeichen zustehen, wer sie anmelden darf und was mit vorbestehenden Bezeichnungen des Partners passiert, ist der spätere Konflikt fast vorprogrammiert.
- Markenrechte klar zuweisen: Wer darf welches Zeichen in welchem Gebiet anmelden?
- Verbot eigenmächtiger Anmeldungen: Händler oder Vertriebspartner sollten ohne Zustimmung keine identen oder ähnlichen Marken anmelden dürfen.
- Abtretungsmechanismen: Widerrechtlich angemeldete Zeichen sollten vertraglich automatisch oder auf erstes Verlangen übertragen werden.
- Prior-Use-Regeln: Wenn ein Partner eine Bezeichnung schon vor Vertragsbeginn verwendet hat, braucht es dazu eine klare Carve-out-Lösung.
- Beendigungsregeln: Nach Vertragsende muss feststehen, welche Zeichen weiterverwendet werden dürfen und welche nicht.
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